In un periodo di particolare attenzione alla prevenzione, mi soffermo su un baco del contratto (che mi ha appassionato): il trasferimento di azienda senza specifica disciplina del marchio.
Il trasferimento di azienda, o di un suo ramo, oltre a ben disciplinare le obbligazioni contrattuali e i rispettivi obblighi delle parti, con i relativi diritti, dovrebbe prevedere una attenta e specifica disciplina degli asset materiali e immateriali, da cui peraltro discende il valore oggetto del contratto. Viceversa potrebbe nascere un equivoco sulla reale volontà delle parti, da cui un vizio del contratto,
La patologia contrattuale è spesso fonte di intervento, purtroppo postumo. Non di meno, fornisce spunti di approfondimento e momenti di riflessione.
Cosa succede dunque nel caso in cui il contratto di cessione di azienda non disciplini espressamente il trasferimento del marchio? L’acquirente che dell’azienda ha acquistato i suoi asset, in mancanza di una specifica disciplina sul marchio aziendale, può serenamente farne uso o rischia che la cedente ne intimi l’immediata interruzione, nonché il risarcimento del danno per l’indebito utilizzo, in quanto non espressamente previsto in contratto?
In buona sostanza: il marchio passa di diritto al cessionario con buona pace del cedente?
L’art. 2573, II comma codice civile, prevede una presunzione di trasferimento del diritto all’uso esclusivo del marchio unitamente alla cessione d’azienda o di un suo ramo qualora il marchio sia costituito da:
- un segno figurativo,
- una denominazione di fantasia,
- una ditta derivata.
Ma qualora il marchio non abbia tali caratteristiche si entra in un vuoto normativo.
Soccorre all’ora l’interpretazione e la dottrina aziendalistica.
Aderendo alla definizione di azienda come complesso unitario di beni organizzato per l’esercizio di impresa, potremmo concludere a favore di una inerzia nel trasferimento che trascina anche il marchio, sebbene non espressamente previsto.
In caso di cessione d’azienda, dunque, anche il marchio, al pari di ogni altro bene, verrebbe trasferito in quanto facente parte dell’oggetto del contratto d’acquisto, che vuole l’azienda nella sua complessa unità organizzata.
Otterremo così un effetto di implicito trasferimento per trascinamento (mi piace definirlo così).
La patologia contrattuale sfocia spesso in contenzioso, da cui trarre esperienza nei precedenti. Una sentenza del Tribunale di Roma, conferma l’interpretazione sopra accennata, laddove afferma che in assenza di pattuizioni contrarie – o specifiche – il trasferimento del marchio segue l’azienda in quanto elemento costitutivo della stessa (Sent. n. 17765, del 16/09/2011).
A prova del legame tra marchio e azienda, la Cassazione nel 2014 ha stabilito che la cessione d’azienda comporta la cessione del marchio, fino a compromettere la validità del contratto di cessione del marchio senza la contestuale cessione dell’azienda (Sent. n. 5931).
Ma la distinzione tra i vari tipi di marchio rimane, e tiene aperto il ventaglio delle interpretazioni e segmenta le soluzioni sostenibili.
Infatti la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che, la presunzione di trasferimento avrà effetto solo per i marchi non riconducibili agli elementi identificativi della persona giuridica cedente l’azienda o il ramo di azienda, intendendosi per tali la ragione sociale delle società di persone e la denominazione delle società di capitali, (Cassazione n. 19480/2016).
Vale a dire che la presunzione del “trasferimento per trascinamento” si verifica se il segno non contiene il nome dell’imprenditore. In questo caso si presume che l’imprenditore, se non ha specificatamente disciplinato delle sorti del suo marchio, non ha allora inteso cederlo con l’azienda, ma abbia voluto trattenerlo per sé, prevalendo, dunque, l’elemento personale su quello reale.
Ciò potrebbe avere un senso per la ditta e per il marchio c.d. generale o nominativo, ma non vale ad inficiare il principio di cui sopra nel caso del marchio quale segno distintivo dei prodotti (cd marchio speciale), ove l’elemento personale parrebbe inesistente: dato che il marchio speciale mira a dare informazioni ai consumatori sull’origine dei prodotti l’elemento personale pare sostanzialmente privo di rilievo giuridico, e dunque segue l’azienda. (L. Albertini, Contratto e Impresa, 2012).
L’effetto di trascinamento implicito parrebbe resistere anche nel caso si sia trasferita l’insegna senza espressa previsione del marchio che contiene.
In tal caso, il titolare del marchio può vietare l’uso (conformemente all’art. 5, n. 1, lett. a, della prima direttiva del Consiglio n. 89/104/CEE, del 21 dicembre 1988) se si tratta di un uso che pregiudica o può pregiudicare le funzioni del marchio, (Corte di giustizia Comunità Europee, Grande Sez., 11/09/2007, n. 17)
Aderendo dunque alla tesi della azienda come universalità di beni, non può che giungersi alla conclusione secondo cui il marchio si trasferirebbe unitamente e indistintamente ai bene aziendali in quanto parte dell’azienda, al pari di ogni altro bene che la costituisce. Rimane però aperta la possibilità di diverse soluzioni in base alla differenza specifica di alcuni tipi di marchio.
