Un caso, questo, che ci ha visti diretti protagonisti su due gradi di giudizio (Trib. Milano 15 marzo 2016 – C. App. Milano 547/2018).
Dall’esperienza in tema di marchi possiamo trarre spunti per soluzioni in caso di prolungata e pacifica coesistenza tra marchi simili, anche laddove il primo sia registrato e quello successivo, identico, riferito al medesimo settore merceologico, non è neanche registrato.
La difesa del marchio, che si realizza tramite la sua registrazione, è volta a garantire l’esercizio dei diritti da esso derivanti, in via esclusiva e con la facoltà di inibire a terzi l’utilizzo di segni identici o simili, nonché idonei a generare confusione nel pubblico dei consumatori.
Tuttavia, può succedere che due marchi, tra loro simili, confondibili, contigui, coesistano sul mercato, nel medesimo segmento merceologico, anche se non registrati. Soccorrono in tal caso i concetti della convalidazione e del preuso, già definiti dal Codice della Proprietà Industriale – d.lgs. n. 30/2005.
Così la normativa. Ma il diritto è plastica espressione del divenire civile, nonché – a volte – lucido e interprete attuale di una realtà complessa e mutevole.
Cosa succede allora se un marchio non registrato e non in preuso, rispetto ad un marchio simile e registrato, coesiste in buona fede con questo, pur operando nel medesimo settore merceologico per un rilevante periodo di tempo, pur in assenza delle condizioni per la convalidazione?
Ebbene, la giurisprudenza citata in esordio ha fatto proprio il principio del caso della famosa birra “Budweiser“, calandolo nel nostro ordinamento al fine di introdurre l’innovativo principio della preclusione per coesistenza: la funzione del marchio è quella di “distinguere”; quindi se i due marchi hanno convissuto pacificamente per anni, la funzione distintiva del marchio registrato non è compromessa dal marchio non registrato, che pertanto, ha tutto il diritto di continuare ad esistere.
E da qui la massima (ottenuta nella sentenza della C. App. sopra richiamata): “il titolare di un marchio anteriore non può ottenere l’annullamento di un marchio posteriore identico che designa prodotti identici in caso di uso simultaneo in buona fede e di lunga durata di tali due marchi di impresa, quando, in presenza di circostanze eccezionali, e tra queste una pacifica coesistenza, tale uso non pregiudica o non può pregiudicare la funzione essenziale del marchio d’impresa, consistente nel garantire consumatori l’origine dei prodotti o dei servizi”.
L’esigenza di sintesi a cui siamo stati costretti, nel rispetto del tempo e dello spazio dedicato a questa finestra, non rende merito all’incidenza che l’applicazione di questo rivoluzionario principio apporta nella realtà industriale, ma siamo sicuri di aver soddisfatto almeno la curiosità di base rispetto alle domande poste.
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