La valorizzazione dei diritti di Proprietà Intellettuale (diritti IP) rappresenta un forte incentivo per le imprese ad investire in innovazione, ricerca e sviluppo, ma per proteggere questi diritti è bene produrre una specifica contrattualistica IP.
Nei precedenti contributi abbiamo parlato di contrattualistica in riferimento ai contratti informatici, al software e al dibattito sulla sua tutela secondo un regime autoriale o brevettuale.
Ebbene ora, unendo l’aspetto contrattuale alla proprietà intellettuale, focalizziamo l’attenzione sulla specifica contrattualistica dei diritti IP.
Diritti IP e concorrenza
L’asset di proprietà intellettuale assume non solo una funzione difensiva del patrimonio aziendale di un’impresa, ma anche una funzione commerciale e competitiva sul mercato, sostenendo gli investimenti e l’innovazione.
Commercializzazione diritti IP
Per questo la commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale deve avvenire in linea ad un mercato non monopolistico ma di libera concorrenza tra imprese, affinché si garantisca il loro esercizio in un sistema economico dinamico.
Infatti, operare in un mercato concorrenziale garantisce certamente una produzione maggiore, a prezzi più bassi, e l’incentivo a voler essere sempre più innovativi, implementando nuovi processi e procedure aziendali, nuovi prodotti e modelli di business, a beneficio dei consumatori.
Si assume quindi che le due discipline – della concorrenza e dei diritti IP – perseguono il medesimo obiettivo, anche se con modalità differenti:
«i diritti di proprietà di beni immateriali favoriscono la concorrenza dinamica, in quanto incoraggiano le imprese a investire nello sviluppo o nel miglioramento di nuovi prodotti e processi; la concorrenza agisce in maniera analoga, in quanto spinge le imprese a innovare» [Comunicazione Commissione Europea, par.7 delle Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 101 del TFUE agli accordi di trasferimento di tecnologia – 2014].
Pertanto, si evince che entrambe le discipline sono necessarie per assicurare la realizzazione di un progetto innovativo a beneficio della propria azienda.
Per un approfondimento sulla disciplina della concorrenza rimandiamo ad un prossimo contributo, mentre in questa sede ci occuperemo della disciplina sui diritti IP.
Disciplina sui diritti IP
Tratteremo i contratti che tutelano la circolazione dei diritti IP (marchi, brevetti, know-how, diritto d’autore, design) sul mercato, secondo un accordo di licenza o di cessione (o trasferimento) dei diritti IP, a discrezione del titolare della proprietà intellettuale.
Inoltre, prima di negoziare un contratto IP è importante valutare sin dall’inizio quale sia:
- il valore strategico della proprietà intellettuale che s’intende cedere in licenza o trasferire;
- il valore di mercato dei diritti IP;
- l’obiettivo che si vuole raggiungere con lo specifico contratto IP;
- lo status del portafoglio di diritti IP, ossia se sia conforme ai requisiti, se risponda agli adempimenti di rinnovo e quindi se sia effettivamente valido.
Contrattualistica IP e clausole
Il predisporre quindi un’idonea contrattualistica IP, nelle sue diverse forme, che sia rispettosa della normativa e degli interessi delle parti, diventa di fatto un valore aggiunto per ogni impresa.
Ma per raggiungere un alto livello di protezione degli asset IP, in vista della stipulazione di contratti di licenza o cessione, è necessario negoziare e predisporre specifiche clausole che includano;
- una definizione dell’ambito territoriale in cui esercitare il diritto;
- la descrizione chiara e dettagliata dei diritti IP oggetto del contratto;
- la definizione delle informazioni riservate che le parti mettono a disposizione reciprocamente.
Informazioni riservate e accordo di riservatezza
Durante la negoziazione e poi l’esecuzione di uno specifico contratto di IP, le parti si scambiano informazioni riservate di tipo tecnico, produttivo e di processo in relazione all’azienda stessa e al mercato di riferimento.
Queste informazioni non rientrano nei contratti di cessione o licenza, ma nonostante vengano comunicate per le sole specifiche finalità contrattuali, devono rimanere riservate e quindi nella esclusiva titolarità della parte che ne è proprietaria.
Per questo è necessario adottare uno specifico patto di riservatezza (non-disclosure agreement) in cui stabilire chi effettivamente può essere autorizzato ad accedere a dette informazioni e quali tipo di informazioni annoverare entro tale vincolo di riservatezza.
Contratti IP: licenza o cessione
Licenza dei diritti IP
Quindi, il titolare dei diritti IP – licenziante – può decidere di riconoscere ad un terzo – licenziatario – tramite la negoziazione di un contratto di licenza (IP licensing), l’uso sui diritti di proprietà intellettuale della propria azienda, rilasciando una licenza dietro il pagamento di una royalty.
La royalty è di norma calcolata come percentuale sulle vendite o fatturato del licenziatario.
La licenza a sua volta può essere:
- esclusiva, in mano quindi ad un solo licenziatario;
- multipla, ossia rivolta a più licenziatari, per la distribuzione commerciale di prodotti/servizi di uno specifico settore o area geografica, come ad esempio il contratto di franchising.
Quindi il licenziante:
- conserva la proprietà sui diritti IP, infatti trasmette la sola utilizzazione economica degli stessi;
- si riserva la facoltà di decidere se porre dei limiti territoriali o di utilizzo dei diritti IP concessi in licenza;
- gli compete la responsabilità in relazione al rinnovo dei diritti e ad eventuali processi giudiziali.
E’ importante che il contratto di licenza per essere ritenuto valido, segua le regole proprie di un contratto, sia conforme alla normativa e contenga specifiche clausole per tutelare i diritti IP.
Contenuto del contratto di licenza
I diritti di proprietà intellettuale, quindi, possono essere oggetto di un contratto di licenza redatto in forma scritta, in cui includere:
| Oggetto del contratto | tutti i diritti IP che si intendono tutelare con quel determinato accordo, condizioni d’uso e limiti territoriali. |
| Royalty | definizione del corrispettivo economico dovuto dal licenziatario al licenziante. |
| Clausola di esclusiva | l’indicazione se l’accordo sia esclusivo o non esclusivo. |
| Accordo di riservatezza | a tutela delle informazioni riservate. |
| Clausola anti-infringement | propria dell’accordo di licenza esclusiva, per cui il licenziatario deve informare immediatamente il titolare di eventuali illeciti o contraffazioni da parte di terzi sul territorio coperto dalla licenza. |
| Obblighi e diritti | del licenziatario e licenziante. |
| Durata del contratto | e i termini e le condizioni per un’eventuale risoluzione del contratto. |
| Giurisdizione competente | in caso di controversia quale scelta prendere: organo arbitrale o tribunale locale. |
Cessione diritti IP
Il titolare dei diritti IP – cedente – può decidere, per specifiche esigenze aziendali, di cedere invece in maniera definitiva la proprietà dei diritti IP ad un terzo – cessionario – attraverso un contratto di cessione.
Contenuto del contratto di cessione
Dovrà essere redatto in forma scritta e includere:
| Oggetto del contratto | cosa il titolare intende effettivamente cedere (marchi, brevetti, know-how, software, design). |
| Corrispettivo | negoziato dalle parti per la vendita dei diritti IP, che il cessionario è tenuto a corrispondere al cedente. |
| Garanzie | – effettiva sussistenza, validità e titolarità dei diritti oggetto dell’accordo; – circa l’assenza di opposizioni da parte di terzi sui diritti in cessione o di eventuali contenziosi in atto. |
| Obblighi e diritti | del concedente e del cessionario. |
| Durata del contratto | e i termini e le condizioni per un’eventuale risoluzione del contratto. |
| Accordo di riservatezza | a tutela delle informazioni riservate. |
| Diritto applicabile | ossia la specifica della normativa (nazionale o comunitaria) che le parti intendono applicare al contratto. |
| Giurisdizione competente | in caso di controversia, se rivolgersi ad un collegio arbitrale o direttamente al tribunale. |
A conclusione di questa panoramica sulla contrattualistica IP, abbiamo confermato quanto sia essenziale regolamentare ogni rapporto giuridico all’interno della propria azienda e nel caso specifico a tutela dei diritti di IP.
Pertanto, per avere supporto sulla negoziazione, stesura ed esecuzione dei contratti a tutela dei tuoi diritti IP, non esitare, contatta il nostro Studio.
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