Il Know How rappresenta quel complesso di conoscenze tecniche, industriali e commerciali, di abilità operative, competenze, esperienze, brevettabili o meno, ma sicuramente non divulgate e ben custodite, di cui dispone un’azienda. (qualche volta è individuato anche come “capitale umano”)
Il Know How e le informazioni commerciali riservate costituiscono un prezioso – a volte unico e irripetibile – patrimonio (immateriale) e un vantaggio di competitività commerciale. Un asset che contribuisce alla formazione del valore e del patrimonio dell’impresa stessa (fino ad essere contrattualmente previsto e disciplinato in caso di cessione o affitto dell’azienda, anzi a volte ne è l’esclusivo oggetto o target).
La tutela del Know How nel nostro ordinamento
Questo importante patrimonio, inizialmente trovava una tutela generica in forza del codice civile (vedi art. 2598 e s.s. cod. civ.) e veniva rivendicato in caso di concorrenza sleale (per responsabilità contrattuale o extracontrattuale).
L’Accordo TRIPs del 1994 (Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale, rettificato all’esito del negoziato noto come Uruguay Round), ha portato all’introduzione nel nostro ordinamento di una prima tutela del K-H, ancorché sempre riconducibile alla disciplina sulla concorrenza sleale. Dobbiamo fare un balzo temporale sino al 2005, per trovare un riconoscimento specifico: con l’adozione del Codice della Proprietà Industriale, la conservazione delle informazioni segrete ha finalmente trovato la propria forza negli artt. 98 e 99 del suddetto codice.
Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
Art. 98 del Codice di Proprietà Industriale
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l’autorizzazione dell’immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche
Poi arriva la direttiva UE
Lo scorso giugno, queste due specifiche norme, sono state oggetto di una significativa riforma introdotta con D. lgs. n. 63/2018 (in attuazione alla Direttiva UE 2016/943), mossa da due scopi principali, di cui l’uno è presupposto dell’altro:
- uniformare le legislazioni degli stati membri in materia di protezione del know how e dei segreti commerciali;
- rafforzare la tutela contro l’acquisizione, l’acquisto e la divulgazione illecita delle informazioni segrete.
Le novità introdotte dal D. LGS. 63/2018 in materia di tutela del Know How
Il D. lgs 63/2018 ha innanzitutto sostituito l’espressione “informazioni ed esperienza aziendale” con “segreti commerciali”, ampliando così la platea di soggetti sottoposti a tutela: i segreti commerciali coinvolgono infatti anche chi non svolge direttamente attività imprenditoriale.
Ai sensi del riformato art. 98 del codice della proprietà industriale, affinché le informazioni siano sottoposte a tutela, è necessario che presentino le seguenti caratteristiche:
- segretezza: trattasi di una segretezza relativa, non occorre quindi che le informazioni siano assolutamente inaccessibili al di fuori dell’impresa, quanto piuttosto che non siano generalmente note né facilmente rintracciabili da terzi.
- valore economico in quanto segrete: in questo caso l’informazione proprio perché segreta, apporta all’impresa un vantaggio competitivo di tipo economico;
- siano sottoposte a misure di sicurezza idonee a mantenerle segrete: la norma subordina la possibilità di invocare la tutela delle informazioni riservate all’adozione di misure che siano ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
I canonici requisiti di segretezza, valore economico e della dotazione di misure di protezione idonee, già correnti nel vecchio art. 98 c.p.i., restano sostanzialmente immutati.
Il cambiamento più rilevante incide sulla tutela: vengono ora punite non più soltanto le condotte che dolosamente costituiscono un’illecita acquisizione, rivelazione o utilizzazione dell’informazione segreta, bensì anche le condotte colpose.
Nello specifico sono punite le condotte di:
- acquisizione, l’utilizzazione e la rivelazione di segreti commerciali da parte di soggetti che erano a conoscenza o avrebbero dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente;
- la produzione, l’offerta e la commercializzazione di merci, l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci quando il soggetto che svolgeva tali condotte era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza, secondo le circostanze, del fatto che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente.
Infine, ma certo non da ultimo, il k-h trova anche albergo in sede penale.
La tutela del segreto commerciale ha subito un rafforzamento non solo in ambito civile, ma anche in ambito penale: l’art. 623 c.p. che già punisce con la reclusione fino a due anni, chiunque, venuto a conoscenza del segreto per ragione della sua posizione, lo rivela o lo impiega a proprio o altrui profitto prevede ora un’aggravante se il fatto illecito è compiuto mediante l’uso di strumenti informatici, data la maggiore pericolosità del mezzo volto a favorire una più rapida e diffusa divulgazione dell’informazione.
Con questa riforma sembra, quindi, che il legislatore europeo abbia voluto rafforzare certo la tutela del c.d. segreto commerciale, ma anche dare impulso ed incentivare l’innovazione, la creatività e gli investimenti, tutelando appunto con maggior decisione e specifica attenzione le risorse in tal senso coinvolte.
